東京高等裁判所 昭和５９年（ネ）１５９４号 判決
大阪市福島区福島六丁目二一番一一号
昭和五九年（ネ）第一五四一号事件被控訴人
同年（ネ）第一五九四号事件控訴人
（第一審原告）
株式会社トロイ
右代表者代表取締役
村上寅松
右訴訟代理人弁護士
竹内澄夫
同
市東讓吉
同
大塚一郎
同
矢野千秋
東京都中央区銀座八丁目九番六号
昭和五九年（ネ）第一五四一号事件控訴人
同年（ネ）第一五九四号事件被控訴人
（第一審被告）
株式会社東京トロイ
（旧商号 株式会社東京トロイ本社）
右代表者代表取締役
鈴木瀧彦
東京都中央区銀座八丁目九番六号
昭和五九年（ネ）第一五四一号事件控訴人
同年（ネ）第一五九四号事件被控訴人
（第一審被告）
株式会社 金木
（旧商号 株式会社東京トロイ）
右代表者代表取締役
鈴木瀧彦
右両名訴訟代理人弁護士
森本脩
同
柳田幸男
同
野村晋右
同
熊谷光喜
同
山口三恵子
同
野島親邦
右訴訟復代理人弁護士
下門敬史
同
大胡誠
アメリカ合衆国カルフオルニア州サンフランシスコ市・ボスト通り二七八番地
右両名補助参加人
トロイ・オブ・カルフオルニア・インターナシヨナル・
インコーポレイテツド
右代表者
イ・テイ・シエリン
右訴訟代理人弁護士
森本脩
同
柳田幸男
右訴訟復代理人弁護士
野村晋右
同
熊谷光喜
同
山口三恵子
同
野島親邦
同
下門敬史
同
大胡誠
主文
一 原判決中第一審原告の第一審被告株式会社金木に対する敗訴部分を次のとおり変更する。
１ 第一審被告株式会社金木はその所持する原判決別紙標章目録二記載の標章を附した同別紙第二目録記載の書類及び下げ札、包装、台紙、ネーム、洗濯ネームを廃棄せよ。
２ 第一審原告の第一審被告株式会社金木に対するその余の請求（原判決主文第一、二項により認容された部分を除く）を棄却する。
二 第一審原告の第一審被告株式会社東京トロイに対する控訴及び第一審被告らの控訴をいずれも棄却する。
三 第一審原告と第一審被告株式会社金木との間に生じた訴訟費用は第一、二審を通じこれを二分し、その一を第一審原告、その余を第一審被告株式会社金木の負担とし、第一審原告と第一審被告株式会社東京トロイとの間に生じた控訴費用は第一審被告株式会社東京トロイの負担とし、当審における補助参加費用は補助参加人の負担とする。
事実
第一 当事者双方の求めた裁判
第一五九四号事件につき、第一審原告は、「原判決を次のとおり変更する。（一）第一審被告らは、原判決別紙第一目録記載の商品及びそれらの包装に同別紙標章目録一および二記載の標章を附し、右商品及びそれらの包装に右標章を附したものを譲渡若しくは引渡のために展示してはならない。（二）第一審被告らは、第一項の商品に関する同別紙第二目録記載の書類に同別紙標章目録一および二記載の標章を附して展示し又は頒布してはならない。（三）第一審被告らは、その所持する同別紙標章目録一および二記載の標章を附した同別紙第二目録記載の書類及び下げ札、包装、台紙、ネーム、洗濯ネームを廃棄せよ。（四）訴訟費用は第一審、第二審を通じ、第一審被告らの負担とする。」との判決及び仮執行の宣言を求め、第一審被告らは「本件控訴を棄却する。控訴費用は第一審原告の負担とする。」との判決を求めた。
第一五四一号事件につき、第一審被告らは、「原判決を次のとおり変更する。第一審原告の請求をいずれも棄却する。訴訟費用は第一、二審を通じ第一審原告の負担とする。」との判決を求め、第一審原告は「本件控訴をいずれも棄却する。控訴費用は第一審被告らの負担とする。」との判決を求めた。
第二 当事者双方の主張
当事者双方の主張は、原判決六枚目表一行目「本件第一標章権」を「本件第一商標権」と、二四枚目裏一一行目の「侵出」を「進出」と訂正し、次に附加するほかは原判決の事実摘示のとおりであるから、これを引用する。
一 第一審原告の主張
１ 甲第六九、第七〇号証、第七一号証の一ないし五によれば、第一審被告株式会社金木かトロイ・ブロス商標及びパイプ商標を、その所有に係る広告、カタログ、注文書等原判決別紙第二目録の書類、下げ札、包装、台紙、ネーム、洗濯ネームに附して使用していることは明らかである。
２ 第一審原告と米国トロイ間の本件ライセンス契約が商標を対象とする以上、特許庁の実務にしたがい右契約の対象とされた商標を判断すべきである。しかして、トロイ・ブロス商標は出願後拒絶理由の通知を受けることなく請求の原因１（一）のとおり公告、登録査定を経て登録されている。このことは、特許庁が出願審査に当たり、トロイ・ブロスと当時既に登録されていたトロイの商標が類似しないと判断したからにほかならない。かように、トロイとトロイ・プロスが別個の文字商標として登録されている以上、トロイ・プロス商標はトロイ商標に類似する商標又はその変形物ということはできないから、トロイ・プロス商標は本件＼ライセンス契約の対象外であるというべきである。
二 第一審被告らの主張
パイプ商標については、次に述べるように、米国トロイと第一審原告間にライセンス契約が成立している。
１ 米国トロイは第一期ライセンス契約以前から日本、韓国等にニツト製品等の衣料品を下請製造させて自社製品を販売するに当たり、文字商標とワンポイントマークといわれる図形商標を組合わせた織ネームをつけることを要求していた。このように、両商標を組合わせて衣料品に附することは、第一期ライセンス契約以前から米国内では行われていた。
２ 米国トロイの代表者フエバーマンは、昭和四三年九月から同年一一月二〇日までの間、村上と第一期ライセンス契約交渉をしたが、同社と提携する新会社（後の第一審原告、以下新会社の成立前後を通じ「第一審原告」ともいう。）に商標をライセンスするに当たり、前記のような文字商標と図形商標の組合わせを重視し、村上に対し、ケーブルカー、西洋カブト、盾等の図形と文字を組合わせた商標を附した織ネームを示し、その中から第一審原告が適当な商標を選択することを求めるとともに、ワンポイントマークについては米国トロイのデザイナーに描かせる旨を申入れた。これに対し、「トロイ」の文字の使用を強く希望していた村上が、文字商標を「トロイ・プロス」とし、ワンポイントマークについては販売活動等の関係から時間的余裕がなく、登録切れになつていて登録見込みのある図形商標としてパイプマークがあるから、これを右文字商標に附けさせてほしい旨提案したところ、後日フエバーマンは村上に対し、第一審原告が米国トロイの商標として右両商標を代理登録することを認め、かつ両商標を同時に使用するよう指示を与え、村上もこれを承諾した。かくて、米国トロイと第一審原告との間に右両商標についてライセンス契約が成立した（このほか、原判決標章目録三記載の商標、営業表示についてもライセンス契約が成立した。）。
３ 前記２の事実によれば、米国トロイはトロイ・プロス商標もパイプ商標も自己に帰属するとの認識のもとに基本的な案を提示し、それらを日本向けのデザインとするための細部の最終的仕上げを第一審原告に任せたにすぎないのであるから、誰が具体的にデザインに携わつたかということは、商標の帰属を定める要素とはならないのである。
４ 本件ライセンス契約に商標の具体的指定がないのは、将来ライセンスの対象とする商標がふえていくことを前提として、米国トロイが第一審原告に使用許諾したもののみがその対象となることを意味しているのである。
５ トロイ・プロス商標とパイプ商標が同一の商品に使用されている以上、商標の出所表示機能からみて両者がその帰属者を異にすると判断することは誤りである。
商標の出所表示機能は品質表示機能と関連する。そして、外国のブランド衣料品において商標の果たす品質保証機能とは単なる縫製、堅牢さだけでなく、デザイン、雰囲気、社会的ステータスの表象その他諸々の有形、無形のものを含み、このような品質を保証する作用は、商標の付された衣料品が特定の商標権者に由来するからこそ、即ち特定の商標権者を出所とするからこそ生じるのであり、本件においてトロイ・プロス商標とパイプ商標はかかる品質保証機能と関連した出所表示機能を発揮するよう一体として使用されてきた。もし、右両商標が別個の業者により使用され、例えば第一審原告がパイプ商標を自己のものとして使用した場合、同商標の附された衣料品をみた消費者は、その衣料品が米国トロイに由来するとの印象をもち、その出所を混同するおそれは十分にある。そうであれば、右両商標について別々の所有者に帰属させ、かつそれらを同一商品（衣料品）上に使用するとの特段の合意がない以上、それは同一人に帰属するものとみるべきであり、既に述べた事実によれば、その帰属者を米国トロイとする合意があつたものというべきである。
６ 甲第一二号証もパイプ商標が第一審原告に帰属することを示すものではない。トロイ・プロス商標及びパイプ商標のライセンス契約は、米国トロイ側では当時の代表者フエバーマンにより締結されたが、その後任者であるシエリンがパイプ商標に対して批判的であつたことは甲第一二号証からうかかうことができる。しかし、同人が前記ライセンス契約による合意をくつがえすのであれば、積極的に商標権を放棄するか又は第一審原告に譲渡することが必要であるが、甲第一二号証中の「米国トロイの権利所有ではありません。」とはパイプ商標が米国トロイの登録名義になつていないことの表明であり、また、米国トロイによるパイプ商標の今後の使用について「使用を中止することを公表する意向がある」と述べているにすぎず、商標権放棄までの意思表示をしているものではない。
また、乙第七、第九、第一九、第二〇、第四一号証をみるとモデルが煙草やパイプを指にはさみ、喫煙しているが、このうち日本で使用されたカタログである乙第一九、第二〇号証中の写真については米国トロイから特に異議もなく、その余の乙号証は米国において米国トロイが使用していた。したがつて、米国において喫煙が好ましくないとの風潮があつたとはいえ、第一期ライセンス契約当時及びその後の数年間のうちに米国トロイが煙草に関する絵や写真を徹底的に嫌うという強い意図をもつていたものとは認めがたく、右のような風潮からパイプ商標を自己に帰属するものと認めていなかつたということはできない。
第三 証拠関係
原審及び当審の記録中証拠目録の記載を引用する。
理由
一 当裁判所の判断は原判決と一部結論を異にするが、その理由は次のとおり附加、訂正、削除するほかは原判決の理由と同じであるから、これを引用する。
１ 原判決（以下同じ）二六枚目表七行目「第六七号証」の次に「第六九、第七〇号証、株式会社東京トロイ（第一審被告株式会社金木）販売に係る縄シヤツの下げ札、その包装、その台紙、そのネーム、その洗濯ネームであることにつき争いがない甲第七一号証の一ないし五及び」を加え、同裏三行目「が認められ、」から同四行目「よれば」までを削除し、同六行目「するおそれがある」を「していること、」と訂正し、同七行目冒頭から一一行目末尾までを「第一審被告株式会社金木が現に右各標章を附した右書類及び下げ札、包装、台紙、ネーム、洗濯ネームを所有していることが認められる。」と訂正する。
２ 三〇枚目表四行目「及び」の前に「第六六、第六七号証」を加える。
３ 三一枚目表八行目ないし九行目の「外国企業からライセンスを受けて衣料品を」を「村江洋行が製造する衣料品を外国企業からライセンスを受けた衣料品として」と訂正する。
４ 三一枚目裏五行目「米国トロイから」の次に「米国トロイに帰属する」を加える。
５ 三三枚目表七行目「スポーツウエア等」から九行目「図案集中の」までを「ワンポイントマークをスポーツウエア等に附することが流行しつつあつたことから、楠瀬は米国トロイから示された商標とは関係なく、新会社の製品にもワンポイントマークを図形商標として附することを着想し、そのアイデアを得るべく、同年一一月二〇日の前記交渉後同月末頃又は同年一二月初めまでの間に、動物辞典、図案辞典等三冊の図柄に関する本を購入したほか、他社からも資料を取寄せるなどして検討した結果、右図案辞典中の」と訂正する。
６ 三五枚目表一行目の「同意した」を「用意した」と訂正し、四一枚目表一〇行目「（右楠瀬の」の次に「神戸地方裁判所における」を加え、「証人調書）」の次に「前掲乙第六六、第六七号証（右楠瀬の大阪高等裁判所における証人調書）」を加える。
７ 四一枚目裏三行目「前掲」から八行目ないし九行目「あるが」までを「原審（第一、二回）及び当審証人村田幸三は、当審における第一審被告ら主張２にそう事実を述べて、遅くも米国トロイのフエバーマンと村上との昭和四三年一一月二〇日の会談において、米国トロイが第一審原告に対しトロイ・ブロス商標、パイプ商標を米国トロイの商標としてライセンスする旨の明確な合意があつた旨証言し、前掲乙第二六号証（村田の大阪地方裁判所における証人調書）、、成立に争いのない乙第六五号証の一ないし四（村田の大阪高等裁判所における証人調書）にも、右証言と同趣旨の供述記載があり、ま、た、当審の村田証言により真正に成立したと認められる乙第六四号証の一（村田作成の昭和五八年八月二八日作成の手紙）にも同趣旨の記載があるが、右村田の各供述又は供述記載及び同人作成の手紙の記載を裏付ける証拠は何もない。もつとも、当審証人村田幸三の証言によれば、当審における第一審被告らの主張１のとおり、第一期ライセンス契約交渉以前において、米国トロイは自社製品又は日本、韓国に下請注文して製造させた衣料品に乙第六四号証の二の〈１〉、〈２〉、〈３〉、同号証の三ないし九、同号証の一〇、一一の各(2)のような文字商標と図形商標を組合わせた織ネームを附し或いは直接図形商標をワンポイントマークとして附してこれを販売していたことが認められる。しかし、右のような事実があつたからといつて、そのことから直ちに前記村田の各供述又は供述記載及び前記乙第六四号証の一の記載が措信できるとはいえない。のみならず、」と訂正する。
８ 四二枚目表二行目の「米国トロイと」を「米国トロイの」と、同裏五行目から六行目の「認められ、右によれば、」を「認められる。」と訂正し、その次に「このことに加えて前記のように楠瀬がワンポイントマークの図柄のアイデアを得るべく、わざわざ辞典類を購入し他社の資料を集めるなど検討した事実をも勘案すれば、」を加え、四三枚目表二行目の「供述記載部分」の次に「と前記乙第六四号証の一の記載」を加える。
９ 四三枚目表三行目の次に行を改め、「本件ライセンス契約において、ライセンスの対象とされた商標は前記のように「米国トロイの商標並びにそれに類似する商標」（第一期ライセンス契約）、「米国トロイの商標又はその変形物」（第二期ライセンス契約）とされているにとどまり、前掲乙第一、第二号証によるもそれ以外に具体的にいかなる商標が米国トロイから第一審原告にライセンスされたか明記されていない。しかし、右契約当時米国トロイに帰属する商標（例えば原判決別紙標章目録三記載のもの）や契約後これに類似する商漂又はその変形物として創案された商標（例えば後に述べるトロイ・ブロス商標）は特に明文による合意がなくても、当然ライセンスの対象となると解されるが、パイプ商標については、一見して、原判決別紙標章目録三及び前掲乙第六四号証の二（但し〈４〉を除く）ないし九、同号証の一〇、一一の各(2)に示される米国トロイの商標に類似する商標又はその変形物でないことは明白であるから、もし、第一審被告ら主張のように昭和四三年一一月二〇日の交渉でパイプ商標がライセンスの対象とされたのであれば、仮にそのデザインの具体化か後日になつたとしても、当然ライセンス契約にそのことが明記されると解するのが自然である。しかるに、前掲乙第一、第二号証にはかかる合意を示す表現が見当らないのは、そのような合意がなされなかつたことをうかがわせるものといつて差支えない。」を加える。
10 四五枚目裏一行目の次に行を改め、「前掲甲第一三号証によれば、トロイ・ブロス商標登録出願前である昭和三七年一〇月一五日に帝国人造絹絲株式会社出願の「トロイ」なる商標が公告され、登録されていることが認められるにもかかわらず、トロイ・ブロス商標は、前認定のとおり、昭和四六年四月二日登録された。これは特許庁がトロイ・ブロス商標と右登録商標を非類似と判断したためか、右登録商標を看過したためか明らかでないが、その点はともかくとして、商標法における商標の類否の判断と本件ライセンス契約においてライセンスの対象とされた米国トロイの商標に類似する商標又はその変形物であるか否かの判断は別個の基準によりされるのであるから、第一審原告主張のように前記登録商標の存在にもかかわらずトロイ・ブロス商標が登録されたからといつて、その一事によつて、トロイ・ブロス商標が本件ライセンス契約によるライセンスの対象外であるということはできない。」を加える。
11 四六枚目表一〇行目「有しない旨」の次に「（右意見書が第一審被告ら主張のように、単にパイプ商標が米国トロイの登録名義となつていないとの趣旨を表明したものでないことは、その文面自体から明らかである。）、」を加える。
12 四六枚目裏九行目「差支えもないこと」の次に、（「成立に争いのない乙第七、第九、第一九、第二〇号証、弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる乙第四一号証中に喫煙をあらわす部分があつたとしても、そのことが米国トロイが嫌煙の風潮とは無関係にパイプ商標の帰属者であることを示す決定的な根拠となり得ないことはいうまでもない。）、」を加え、同一〇行目の「米国トロイ」の前に「前記のとおり」を加え、同一一行目の一創案されたもので、」を「創案されたものである」と改め、四七枚目表一行目冒頭から三行目の「増大していつたこと」までを削除する。
13 四七枚目表三行目「前記（一）の」を削り、同四行目の「各条項」の次に「に関し前記（一）、（二）に認定し説示したこと」を加える。
14 四八枚目裏一行目の次に行を改め、「第一審被告らは商標の出所表示機能とこれに関連する品質表示機能の観点からパイプ商標とトロイ・ブロス商標は同一人に帰属するものとみるべきである旨主張する。しかし、出所及び品質表示機能といつても、商標権が営業とは関係なくこれを移転し、これに使用権を設定することができることを考えれば、絶対的なものとして要請されているものとはいいがたいから、右諸機能は本件ライセンス契約の解釈として右両商標がそれぞれ別人に帰属すると認定することを妨げるものではない。」を加える。
15 五九枚目表一行目の「原告の本件専用使用権」から九行目までを「第一審原告の第一審被告らに対する第一商標権に基づく請求は理由がないが、本件專用使用権に基づく請求は理由がある。」と改める。
二 よつて、第一審被告株式会社金木に対する請求中右結論と異なる原判決を主文第一項の限度で変更し、第一審原告の第一審被告株式会社東京トロイに対する控訴及び第一審被告らの控訴をいずれも理由がないものとして棄却し、訴訟費用、控訴費用及び補助参加により生じた費用につき民事訴訟法八九条、九二条、九四条ないし九六条を適用して、主文のとおり判決する。なお、仮執行の宣言は相当でないと認めこれを附さない。
（裁判長裁判官 瀧川叡一 裁判官 松野嘉貞 裁判官 清野寛甫）